秘匿特権付き調査

 アメリカ(US)における訴訟での秘匿特権の有無は、裁判の内容や損害賠償額に大きく影響をあたえます。ディスカバリの範囲が拡大され、不利な情報が出てくることもあり、これによりいわゆる「懲罰的3倍賠償」が適用されるリスクもあります。

 企業知財部においては、上記のようなリスクを回避する責任が課せられています。

 そこで、上記のようなリスクの回避に役立つサービスとして、US出願における「秘匿特権付き調査サービス」をご提案いたします。USでのディスカバリに対する絶対的な対策は存在しませんが、不要なリスクを少しでも低減するよう対策をとることが重要と考えております。

 この秘匿特権付き調査サービス」は、訴訟に関するリスク低減に役立つサービスです。

 日本国内において、このサービスを提供できる事務所等は非常に少ない点が特徴です。

パテントエージェントのアメリカ特許訴訟ディスカバリに対する秘匿特権

 上述の通り、USでのディスカバリに対する絶対的な対策は存在しませんが、不要なリスクを少しでも低減するよう対策をとることが重要と考えております。

 本サービスにおいてはパテントエージェントの秘匿特権が中心になります。

 パテントエージェントの秘匿特権については「USPTOより認可された法務業の範囲内で、パテントエージェントの秘匿特権を認める」とされており、例えば、以下の範囲になっています。

 

  ✔特許出願準備と出願業務

  ✔顧客への特許出願に関する調査やアドバイスの提供

  ✔特許明細書や請求項のドラフト作成

  ✔USPTOへの補正書や提出書類のドラフト作成

  ✔Patent Trial and Appeal Board(PTAB) 、インターフェアレンス、

   再審査請求関連書類のドラフト作成

      ✔特許を出願するのに必要なその他の業務

 

秘匿特権の要件

 秘匿特権の要件は、判例等より以下のようになります。

 ✔通信の対象がクライアント、クライアント候補である

 ✔通信が秘匿特権保持者(パテントエージェント)又はその部下によりされている

 ✔クライアントより秘密性が保たれて知らされた事実に関するものである

 ✔法律上の意見、法務サービス、法務手続きである

 ✔犯罪や不法行為の為でない

 ✔特許が主張されており放棄されていない

秘匿特権での注意事項

 秘匿特権範囲内となるためには以下のような点に注意が必要です。

 ✔秘匿特権保護者に単純にメールやメモでコピーするだけ⇒秘匿特権外

 ✔秘匿特権保護者の会議への参加議題が自動的に秘匿特権対象とはならない

 ✔知財部員が他の社員と直接やりとした内容⇒秘匿特権外

 ✔会議の議題、出席者、場所等⇒秘匿特権外

秘匿特権主張の必要条件

  上述より、秘匿特権を主張するためには以下が必要です。

 ✔秘匿特権者(パテントエージェント等)クライアントと直接やり取をする

 ✔通信の範囲の限定

 ✔通信での機密確保

 ✔秘匿特権者の実務の実施 (単に会議への出席や文書でのコピーでは対象外)

 ✔秘匿特権者による実務を行う部下の管理

先行技術調査における秘匿特権の適用

 そして、US出願時に実施される先行技術調査について秘匿特権が適用されるものは以下のようになります(判例等より抜粋)。

 ○特許出願前あるいは後の先行技術調査は「秘匿特権の対象」

 ○資料の内容が全般的に法務に関するものは「秘匿特権の対象」

 ○先行技術とUSPTOへの開示義務のある情報は「秘匿特権の対象」

 ○先行技術や関連する情報なくしては特許出願の用意や特許性の評価ができないので

  「秘匿特権対象」

 

 ×ここで、アト―二―(州弁護士)においては、特許関連は業務範囲外のため秘匿特権は認められません

 

 またパテントエージェントは上述のような秘匿特権が認められますが、USを離れた場合一般的には秘匿特権が認められなくなります。秘匿特権が認められるには所定の条件を満たす必要があります。

 

 

秘匿特権付き調査サービス

 US出願に関する先行技術調査を弊所にご依頼いただければ、上述の「秘匿特権」を主張でき、US訴訟において不要な「ディスカバリ」を回避できる可能性が高くなります。

 「秘匿特権付き調査サービス」USにおける知財リスクを低減する保険的なサービスとなります。

 クライアントの皆様の業務手順については大きく変更する必要はありません。

 US出願に関する先行技術調査は、是非、弊所にご依頼ください。

料金

 調査会社に外注されている場合、これまでの調査料金と同程度の料金(~10%UP程度)でご対応いたします。お気軽にご相談ください。

IPNJ国際特許事務所

東京都渋谷区代々木2-23-1

 ニューステイトメナー325号室

 

TEL:(03)5309-2970

FAX:(03)5309-2971

e-mail:ipnj@ipnj-pat.com 

 

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★知財情報を利用して競合他社の事業分析がしたい

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★アセアン全体にどのバランスで出願すれば良いか相談したい

★異議申立まで手がまわらない

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★出願・中間処理に追われてもっとやるべき知財業務ができない

★有益な知財業務をするための時間を捻出したい

★産学官連携を推進したい

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